УДК 340

Охраноспособность географических названий в качестве средств индивидуализации: тенденции правоприменения

Береснева Оксана Николаевна – студентка магистратуры Российской государственной академии интеллектуальной собственности

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой охраноспособности географических названий в качестве товарных знаков. Авторы исследуют современный взгляд на охраноспособность «географического названия» ранее зарегистрированного товарного знака в рамках оспаривания предоставления правовой охраны и защите регистрации обозначения, воспринятого экспертом как географическое название.

Ключевые слова: географическое название, товарный знак, интеллектуальная собственность, ложные обозначения, введение потребителей в заблуждение.

Понятие «географические названия» (далее – ГН) приведено в Большой советской энциклопедии: топонимы, имена материков, океанов, морей, озёр, островов, гор, стран, городов, селений, улиц, хуторов и всех др. географических объектов на поверхности Земли [1].

Не следует путать ГН с «географическими указаниями» (далее – ГУ) – отдельным видом средства индивидуализации, определение которого закреплено в ст. 1516 ГК РФ [2]: обозначение, идентифицирующее товар, который происходит в территории географического объекта, его соответствующее качество, репутация и иные характеристики, связанные с географическим происхождением. Подчеркивается, что на территории подобного географического объекта должна быть реализована, как минимум, одна из основных стадий производства товара, которая оказывает довольно большое влияние на формирование характеристик товара (далее – ХТ).

ГУ имеют свой собственный правовой статус, их правовая охрана (далее – ПО) возникает по итогам прохождения определенной процедуры. В рамках упомянутой процедуры осуществляется регистрация по интеллектуальной собственности уполномоченным органом федерального значения.

При этом ГН могут быть товарным знаком (далее – ТЗ) или входить в его состав.

Несмотря на вышеуказанное, далеко не все топонимы могут быть охраняемыми ТЗ,

 Особую сложность для анализа составляют названия городов, производные от них, в частности, прилагательные. При экспертизе подобных названий, следует избегать даже малейшую возможность монополизации одним производителем отдельного места.

Подпункт 3 ст. 1483 ГК РФ не допускает регистрацию в качестве ТЗ обозначений, которые не наделены различительной способностью (далее – РС) или состоят из элементов ХТ, включая указывающие их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а помимо этого на время, место и способ их производства или сбыта. Как следует далее, подобные элементы могут быть включены в ТЗ под видом неохраняемых элементов, но если они не занимают в нем преобладающего положения.

В представленной ранее норме приводятся и пояснения о том, что они не могут быть применены в отношении спорных обозначений при возникновении такой ситуации, когда они приобрели РС по итогу их фактического использования.

Идентичные положения действуют и в отношении обозначений, состоящих из элементов, которые не обладают РС, но при этом формируют комбинацию, обладающей соответствующей охраноспособностью. Как правило, подобные виды обозначений называются «фантазийные».

В специализированной литературе содержитсятрактовка значения слова «фантазийный» – 1. соотн. с сущ. фантазия I 2., 4., связанный с ним 2. Рожденный фантазией [фантазия I 2.] создателя. 3. Отличающийся оригинальностью, сложностью, экстравагантностью [3]. Следовательно, ТЗ, который состоит или включает в себя «географию» должен обладать оригинальностью.

Следовательно, вызывает соответствующий интерес рассмотрение нескольких дел, в которых присутствует оценка охраноспособности ГН в качестве ТЗ.

В данной научной статье рассматриваются два дела по оспариванию предоставления ПО в отношении ТЗ «Московский провансаль» и «Лесной городок».

Первое рассматриваемое дело является примечательно тем, что по итогам его рассмотрения была подтверждена правомерность предоставления ПО в отношении ТЗ, зарегистрированного еще за 14 лет до применения попытки оспорить его регистрацию. Итак, ТЗ со словесным элементом «Московский провансаль» был зарегистрирован 17.07.2007 под №329687 для товаров 30 класса МКТУ «майонез». Возражение об оспаривании предоставления ПО рассматриваемому ТЗ поступило в Роспатент 20.08.2021 г. Одним из существенных оснований для оспаривания предоставления ПО выступает то, что словесный элемент «Московский провансаль» оспариваемого для товаров 30 класса МКТУ «майонез» считается простым указанием на вид (майонез) и место (произведённый в Москве) их производства, и/или места нахождения изготовителя товара, вследствие чего может входить в состав ТЗ исключительно в виде неохраняемого элемента, что обуславливается его семантическим значением, «Провансаль — соус майонез — из яичных желтков, растёртых с прованским маслом, сахаром и горчицей», а «Московский: относящийся к Москве, свойственный или принадлежащий ей», не обладает РС.

Согласно правовой базе на момент регистрации ТЗ № 329687 содержала следующее: Закон РФ «О ТЗ, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон) [4], Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию ТЗ и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4432, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила № 32) [5]. Согласно п. 1 ст. 6 Закона закреплено, что категорически не допускается регистрация ТЗ обозначений, которые не обладают РС или состоят лишь из элементов ХТ.

Положения пп. 2.3 Правил № 32 категорически не допускают к регистрации в виде ТЗ обозначений, которые не обладают РС, закрепленных в п. 1 ст. 6 Закона.

Положения, предусмотренные вышеуказанным пунктом, не могут применяться в отношении тех обозначений, которые приобрели РС по результатам их использования.

Регистрация ТЗ со словесным элементом «Московский провансаль» по свидетельству №329687 была произведена в Госреестре ТЗ и знаков обслуживания РФ на имя ОАО «Московский жировой комбинат», Москва в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез». Решение о его регистрации было принято на основании документов, подтверждающих приобретение заявленным комбинированным обозначением РС.

При рассмотрениия возражения коллегией Палаты по патентным спорам (далее – ППС) правообладатель выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, аргументировав следующим.

1. Элементы «МОСКОВСКИЙ» и «ПРОВАНСАЛЬ» связаны между собой грамматически и по смыслу, при этом они направлены на выражение единого понятия, способного выполнять индивидуализирующую функцию. Главным членом в анализируемом словосочетании является существительное «ПРОВАНСАЛЬ», а прилагательное «МОСКОВСКИЙ» является зависимым от него согласованным определением и не может рассматриваться в отрыве от характеризуемого им главного члена словосочетания;
2. Словесный элемент «ПРОВАНСАЛЬ», если его рассматривать сам по себе, вызывает ассоциации с провинцией Прованс во Франции;
3. Прилагательное «МОСКОВСКИЙ» не характеризует заявленные товары в силу того, что грамматически оно является согласованным определением полисемантичного слова «ПРОВАНСАЛЬ». Следовательно, потребитель вынужден прибегать к домысливаниям и ассоциациям, чтобы представить, о каком именно товаре (соус или овощи) и каком изготовителе (московском или прованском) конкретно идет речь [6].

Также правообладателем был приведен результат анализа судебной практики. Согласно данной практики сформировался следующий подход: если для формулировки описательной ХТ или характеристики сведений об изготовителе требуются дополнительные рассуждения и домысливания, то следует признать, то анализируемый элемент не относится к числу описательных. Ярким примером является Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в силу, от 25.06.2007 по делу № 09АП-8237/2007-АК обозначение «РУССКИЙ СТАНДАРТ». Согласно указанному документу было оставлено в силе решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Вследствие чего, регистрация ТЗ № 178248 «РУССКИЙ СТАНДАРТ» была признана правомерной [7].

Следовательно, по делу «Московской провансаль» решением ППС была оставлена в силе ПО в отношении ТЗ №329786. Это обуславливается тем аспектом, что словосочетание «Московский провансаль» обладает иным уровнем восприятия, который несколько отличается от восприятия каждого из входящих в него словесных элементов по отдельности, и в целом обладает фантазийным характером. Следовательно, в подобных ситуациях, Роспатент предоставляет ПО в целом, без дискламации.

Характерной особенностью рассматриваемых выше дел выступает то, что неправомерность предоставления ПО в отношении ТЗ необходимо доказывать на дату его регистрации. Здесь могут возникнуть сложности с доказательной базой. Это обуславливается тем, что регистрация ТЗ могла быть произведена свыше десяти лет назад.

Рассмотрим другое дело по словесному ТЗ «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК», который был подан на регистрацию 02.03.2022 г. (заявка на ТЗ №2022713117) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя, местонахождение – г. Москва.

Согласно проведенной экспертизе, заявленное обозначение ни в коем случае не может быть зарегистрировано на основании п. 1, 3 ст. 1483 ГК РФ. Это обуславливается тем аспектом, что оно воспроизводит название городского поселения Лесной городок – муниципальное образование, располагающееся в Одинцовском районе Московской области и включающее следующие населенные пункты: пгт Лесной Городок, пос. ВНИИССОК, село Дубки и деревню Бородки. Следовательно, идет указание непосредственно на место нахождения производителя (далее – МНП) товаров. Помимо этого, заявитель располагается в г. Москва, а значит, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в виде ТЗ по причине того, что она обуславливает возможность введения потребителя в некоторое заблуждение относительно места производства продукции.

Заявитель категорически не согласился с представленными доводами, обосновав свое мнение тем, что «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК» в силу смысловых значений каждого слова может восприниматься потребителем в контексте вымышленного сказочного места, на что указывает слово «ГОРОДОК», представленное в уменьшительно-ласкательной форме. Для российского потребителя наиболее знакомы названия местностей преимущественно имеющие имена собственные, например, Одинцово, Шибальцево. Следовательно, потребителю необходимо будут определенные домысливания и ассоциации, чтобы воспринять обозначение «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК» как название населенного пункта (далее – НП). Лесной городок можно считать малоизвестным. Важным моментом является то, что одноименное название имеют несколько НП в РФ, соответственно, не представляется возможным соотнести заявленное обозначение с отдельным НП. Помимо этого подчеркивается, что одноименные НП не известны производством заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, что наряду со смысловым значением каждого слова, составляющего обозначение, в целом воспринимается в широком значении «небольшой город, расположенный в лесу». Соответственно, это обозначение отвечает критериям охраноспособности как фантазийное словосочетание [8].

Подобные выводы коррелируют с судебной практикой. Например, дело № СИП-977/2021. Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение, поскольку само по себе спорное ГН является малоизвестным для отечественного потребителя, а какие-либо сведения об этом НП как МНП, преимущественно специализирующихся на изготовлении отдельных товаров, отсутствуют [9].

Суд разъяснил, что отсутствуют сведения об этом НС как о МНП, которые преимущественно специализируются на изготовлении товаров, заявленных ИП. Роспатент не доказал, что обозначение "WISMAR" порождает у отечественного потребителя ассоциации только с МНП определенных товаров. Его выводы обладают предположительным характером. Если на регистрацию заявлено ГН, которое малоизвестно потребителю, что ему могут предоставить охрану как ТЗ [10].

Учитывая изложенное, включение географии в ТЗ считается довольно высокорисковым фактором как с точки зрения регистрации такого обозначения, так и последующего оспаривания. Включение ГН в состав ТЗ должно сопровождаться приданием обозначению в целом индивидуализирующей функции за счет нового смыслового восприятия, образов и ассоциаций, создаваемых ТЗ в целом. При отсутствии подобной дополнительной смысловой нагрузки заявленное в качестве ТЗ обозначение ГН, в большинстве случаев будет отклонено.

По причине вступления в действие ФЗ от 28.05.2022 № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ» внесен ряд изменений, уточняющих основания для отказа в регистрации ТЗ, включающих ГН объектов, в ст.1483, 1488 и 1489 ГК РФ вносятся изменения, касающиеся регистрации в качестве ТЗ обозначений, которые включают, воспроизводят или имитируют охраняемые ГУ или наименования мест происхождения товаров (НМПТ), порядка отчуждения и предоставления лицензии в отношении таких ТЗ.

Изменения, которые непосредственно касаются оценки охраноспособности ГН включаются в пп. 1 п. 3 ст. 1483. Согласно норме, в последующем будет запрещена регистрация в качестве ТЗ обозначений, вводящих в заблуждение потребителя не только в отношении товара и его изготовителя, но и МНП. Отмечается, что соответствие заявленного обозначения упомянутому требованию должно также проверяться экспертом.

В завершении стоит отметить, что законодательные изменения определяют и закрепляют сформировавшуюся в стране практику вынесения отказов в регистрации ТЗ по причине введения в заблуждение относительно МНП товара. Ранее оно было в подзаконных актах и нормативных документах.

Список литературы

1. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. Электронный ресурс: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/78455/Географические (дата обращения: 17.04.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.
3. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь / Т.Ф. Ефремова. – Текст: электронный // dir.academic: [сайт]. – URL: (дата обращения: 30.05.2023).
4. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1.
5. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 г.
6. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 329687.
7. Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу от 25 июня 2007 г. по Делу N 09АП-8237/2007-АК.
8. Материалы дела по регистрации обозначения «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК» в качестве товарного знака по заявке на товарный знак № 2022713117.