УДК 347.77

Общеизвестный товарный знак: основные проблемы регистрации и использования в эпоху информатизации

Лемяцких Екатерина Олеговна – студентка магистратуры Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Аннотация: Статья посвящена теме регистрации общеизвестного товарного знака. Автор рассматривает регистрационные системы в контексте международного опыта в сравнении с российской моделью, а также актуальную для российского права проблему такого критерия общеизвестности обозначения как известность заявителя.

Ключевые слова: общеизвестный товарный знак, размытие, социологический опрос, информатизация.

В современном мире общеизвестные товарные знаки представляют особую ценность, так как их охрана может распространяться, в том числе, и на неоднородные товары и услуги. При этом известность подобных обозначений может помочь правообладателям уберечь свой бренд от размытия и копирования даже за пределами собственной страны на счет известности своего обозначения. Эта проблема особо актуальна в связи с развитием Интернета и интеграцией различных экономик друг в друга. Однако в различных юрисдикциях по-разному относятся к определению товарного знака «общеизвестным».

В мировом масштабе можно выделить две основные модели признания товарного знака общеизвестным по критерию компетентного органа, который признает общеизвестный товарный знак таковым:

  1. Монистическая система

Когда признание товарного знака общеизвестным входит в компетенцию только федерального органа исполнительной власти через досудебный порядок. Примерами могут служить, в большинстве своем, страны Востока. Так, например, было в Китае до 2003 года. В прошлом специальное ведомство (TMB) создало большое количество записей известных знаков. [6] Аналогичная процедура признания товарного знака общеизвестным существует сейчас и в Казахстане, где уполномоченный орган по признанию товарного знака общеизвестным (Министерство юстиции Республики Казахстан), рассмотрев доказательства принимает решение о признании или непризнании. [8] Аналогичный же орган существует в Турции (Турецкий патентный институт (TPI)), куда, согласно Закону «О промышленной собственности» №6769 правообладатель товарного знака может бесплатно подать заявку на признание товарного знака общеизвестным.

Признание товарного знака общеизвестным входит в компетенцию суда. Так, во Франции [7], Германии [1], Канаде, Великобритании и США (Северная Америка) определение общеизвестности знака – прерогатива судов. Например, раздел 56 Закона о товарных знаках Великобритании 1994 г. дает владельцу бренда возможность в судебном порядке наложить запрет на использование спорного товарного знака (при этом, следуя всем правилам Парижской конвенции, обозначению не обязательно быть зарегистрированным). Примеры самых известных подобных дел: Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Limited ([2008] EWHC 3032, McDonald’s Corp. v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (SA 1996), L’Oreal S.A. v. Marcon (TTAB 2012).

  1. Дуалистическая система

Дуалистическая система существует на данный момент в различных странах мира, и не свойственна какому-либо одному определенному правопорядку – это Индия, Китай (после 2003), Украина и иные страны. Ее особенностью можно назвать то, что чаще всего она вырастает из монополистической модели в процессе реформ. Изначально в Индии существовал только судебный порядок признания товарного знака общеизвестным – то есть, возможность признания обозначения таковым при инициировании реального спора о праве. После вступления в силу нового закона «Правила о товарных знаках» (The Trademark Rules) в 2017 году у правообладателя появился новый путь признания товарного знака – через административный орган, путем подачи соответствующей заявки.

В Китае же, наоборот, товарный знак ранее мог получить статус общеизвестного только путем подачи заявки в соответствующее ведомство, не входившее в судебную систему. Однако на данный момент существует три органа, имеющие право признать товарный знак общеизвестным. Это: (1) Отдел экспертизы товарных знаков CNIPA (бывшее ведомство по товарным знакам SAIC) (2) Отдел проверки товарных знаков CNIPA (бывший Совет по рассмотрению и пересмотру товарных знаков SAIC) (3) Определенного уровня народные суды, уполномоченные Верховным народным судом КНР. [9] Первые два – административные органы, а третьи – относятся к судебной системе. Однако последствие признания обозначения административными и судебным органами не совсем однородно и преследует разные цели.

Похожая система и в Украине. Органами, имеющими полномочие на признание обозначения общеизвестным являются: (1) Апелляционная палата Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2) Судебный орган в ходе искового производства (наиболее редко используемый, но все же существующий способ).

Нельзя назвать какую-либо из названных моделей более эффективной, чем другую. Это зависит не только от самой процедуры, но и от правовой системы в целом. Однако, регистрационная модель в реестре общеизвестных товарных знаков административным органом зачастую сталкивается с большей критикой, чем иные.

Важное положение содержится в статье 6 bis Парижской конвенции. Данное положение имеет за собой цель защитить известные знаки, признанные таковыми в одной из юрисдикций – закрепляя принцип экстерриториальности общеизвестных товарных знаков. Оно означает, что общеизвестность конкретного обозначения – это не вопрос регистрации в определенной стране, а фактическая известность товарного знака.

Таким образом, требования обязательной регистрации товарного знака в некоторой мере противоречит международному законодательству.

В России, согласно ст. 1508 ГК РФ, регистрационная (монотеистическая) система признания товарного знака общеизвестным – «по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком». В данном определении нет слов «только по решению ФОИВ по интеллектуальной собственности».

При вступлении в ВТО Россия в официальном докладе рабочей группы [10] от ноября 2011 года указала на то, что «ГК РФ не содержит каких-либо норм, которые устанавливают связи между предоставлением правовой охраны товарному знаку, который считается общеизвестным, и его включением в перечень».

Иными словами, перечень общеизвестных товарных знаков по существу есть лишь это фактов, который не носит ни правопорождающий, ни исчерпывающий характер. [2]

 Эта же позиция была подтверждена определением Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О.

Таким образом, мы видим, что при толковании статьи 6 bis можно сделать однозначный вывод – регистрация общеизвестного знака и придание знаку такого статуса – вопрос факта. Регистрация должна лишь «упрощать» судебный процесс.

На деле же все иначе. Действительно, в России есть некая категория «широко известных» обозначений. Они обладают признаками общеизвестных товарных знаков, но не зарегистрированы в качестве таковых – и на практике у них нет всех преимуществ зарегистрированных в качестве общеизвестных знаков. Этот термин иногда используется в судебной практике – дело №СИП-644/2018 «Monster Energy», № СИП-1010/2014 «Zegna». Одно из первых упоминаний этой конструкции мы можем видеть в деле об обозначении Vacheron Constantin [11] истца, и сходном товарном знаке ответчика. Ответчик зарегистрировал сходный знак не на однородные товары и все нижестоящие инстанции отказали истцу, однако ВАС отменил их решения признав регистрацию противоправной в связи с ее направленностью на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации широко известного знака и созданием угрозы введения потребителя в заблуждение. Несмотря на практику, в законодательстве подобного термина встретить нельзя, и представляется, что de lege lata термин «общеизвестный» относится только к обозначениям, признанными таковыми Роспатентом. [3]

Означает ли это, что нам следует полностью отказаться от регистрационной системы в пользу суда, как органа, компетентного признавать товарные знаки общеизвестными? На наш взгляд – нет. Признание товарного знака только судебным органом создаст необходимость распространения решения суда на третьи лица. При отсутствии такого распространения у ранее зарегистрированных товарных знаков будет преимущество перед теми, которые будут признаны таковыми судом. Более того, при подобном подходе иным производителям будет сложнее определить, будет ли их обозначение нарушать права правообладателей общеизвестных знаков, так как единого реестра не будет. Кроме этого, в России такая система усложнится за счет размеров территории государства. Признание товарного знака общеизвестным при судебном споре на Дальнем Востоке не всегда будет означать при этом нарушение на территории Москвы.

Таким образом, на наш взгляд, наиболее приемлемой системой для российского правопорядка будет являться частичная дуалистическая модель признания товарного знака общеизвестным. Видится возможным предоставить российским судам (наряду с Роспатентом) права признавать товарные знаки общеизвестными, что позволит правообладателям защищать свои права в судебном порядке без предварительного обращения в Роспатент. [4] То есть, предоставить правовую охрану общеизвестному товарному знаку, по заявлению заинтересованной стороны, на основании решения суда по спору о праве (например, о нарушении исключительного права на товарный знак, или же об оспаривании решения Роспатента о регистрации). При этом, необходимо будет придерживаться принципа индивидуального признания – чтобы такое решение Суда имело силу только для сторон спора, не приводя к правовой неопределенности. Данное решение упростит и ускорит саму процедуру, и будет соответствовать международному регулированию. При желании стороны, такое решение можно будет использовать в качестве одного из доказательств общеизвестности товарного знака в административном органе (Роспатенте).

Если же говорить о признаках, на основании которых компетентный орган должен вынести решение о признании или непризнании знака общеизвестным, то Совместная резолюция ВОИС выработала некоторые рекомендации [12]:

  1. Известность товарного знака;
  2. Длительность и количество использования товарного знака;
  3. Длительность и количество различных действий, например, рекламы товарного знака, выставки товаров с товарным знаком на выставках и т.д.
  4. Ценность, присущая этому знаку.

Схожие критерии общеизвестности также указаны в ФЗ «О противодействии ослаблению товарных знаков» [13] США 1996г, а также с критериями, указанными в Приказе Минэкономразвития России от 27.08.2015 №602.

Однако, с определением обязательных доказательств в российском правопорядке на практике существует ряд проблем, одна из которых – критерий отождествления товарного знака именно с его заявителем. Если изучить реестр общеизвестных товарных знаков, и путь их признания таковыми, то можно заметить, что практически ни одно обозначение не признавалось известным сразу же в Роспатенте (исключениями, из найденных мной, могут являться товарные знаки 1 под номером 133 и «КАЛАШНИКОВ» под номером 178, но это скорее исключения из правила). Одним из основных препятствий для заявителей стала необходимость доказать, что потребитель знает самого производителя, что на деле оказывается не так просто. Роспатент в своих решениях трактует п.1 статьи 1508 ГК РФ как широкую известность именно в отношении заявителя. Этот тезис звучит во многих решениях Роспатента, хотя в ст. 1508 ГК РФ говорится об известности среди потребителей товаров заявителя, а не его самого.

Становление этой проблемы связано с тем, что еще до вступления в силу IV части ГК РФ, толкование ст. 6 bis Парижской конвенции среди специалистов Роспатента сводилось к тому, что поскольку общеизвестный знак – это «знак лица», значит лицо, владеющее общеизвестным товарным знаком, должно быть известно среди потребителей продукции, которая данным товарным знаком маркируется. [5] В связи с этим первые заявители, следуя данной концепции, стали включать в социологические опросы пункты о знании конкретного заявителя. В начале это не создавало проблем, так как первые заявители имели сходные фирменные наименования с регистрируемым товарным знаком, и потребитель без труда мог определить конкретный источник товаров (АО «Газета Известие» – товарный знак «ИЗВЕСТИЕ», The Coca-Cola Company – товарный знак Coca-Cola, Уралмаш и ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», «ГАРАНТ» – ООО «Гарант-Сервис», «Лукойл» – ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»).

Проблемы начались с увеличением количества заявок на признание знака общеизвестным – товарный знак стал далеко не всегда совпадать с фирменным наименованием. Чаще всего с этим стали сталкиваться иностранные компании, которые испрашивали охрану общеизвестного товарного знака на территории России, действуя при этом на ее территории через аффилированное лицо. Фирменное наименование правообладателя или же аффилированного лица (лицензиата, дочерней компании и иных) могло отличаться от самого товарного знака. Или же, крупная компания могла выделять из своей структуры компанию, аккумулирующую интеллектуальные активы общества, но которая не ведет при этом производственную деятельность – для таких компаний правообладатель товарного знака совершенно не равно производитель товаров.

Чтобы определить производителя товаров и правообладателя товарного знака, при таком подходе потребителю необходимо хотя бы примерно знать корпоративную структуру компании, следить за ее изменениями. Представить себе такого потребителя (даже среди специалистов) – достаточно трудно. Очевидно, что такой подход не соответствует буквальному толкованию ни ст.1508 ГК РФ, ни международным актам. Но с недавнего времени (2019г.) СИП начал активнее оспаривать решения Роспатента, что несомненно является положительным явлением.

Одним из первых зарегистрированных общеизвестных товарных знаков, который смог преодолеть эту проблему – обозначение 2. Это было одним из первых дел (№СИП-552/2014), в котором суд сделал вывод о необходимости указания потребителем на единый источник происхождения товара (концепция, указанная в AIPPI), а не на конкретного производителя.

Роспатент выработал свою позицию, и не собирается отступать от нее, игнорируя все аргументы заявителей и противореча своим же рекомендациям. Суд по интеллектуальным правам раз за разом приводит одни и те же доводы, говоря о том, что общеизвестность товарного знака определяется не в отношении конкретного лица, вводящего товар в гражданский оборот и доведение его до потребителя, а в отношении самого товара. От потребителя требуется лишь чтобы он понимал, что у товаров есть единый источник.

Интересно то, что даже когда заявителю «везет» и фирменное наименование совпадает с заявленным товарным знаком, Роспатент может заявить о том, что «выбор ответа респондентами обусловлен не реальным знанием потребителей данной организации, а совпадением словесного элемента заявленного обозначения с предполагаемым вариантом ответа. При таких обстоятельствах любая из организаций, содержащих в составе фирменного наименования совпадающий элемент, может рассматриваться в качестве выбранного варианта». Такой вывод сделал административный орган при отказе в регистрации в качестве общеизвестного обозначения «От Мартина» (Постановление от 4 июня 2020г. по делу № СИП-458/2019).

Данный подход, применимый Судом по интеллектуальным правам, видится справедливым, и радует, что реестр, скорее всего, будет пополняться общеизвестными знаками чаще. Однако Роспатент не замечает явной ошибки в своих рассуждениях, упорно продолжая давать отказ в регистрации. Поэтому даже СИП при этом не решает проблемы до конца, ведь заявителям приходится проходить «двойной путь» регистрации, сначала через Роспатент, а потом через СИП, что усложняет процедуру, удлиняет ее сроки и делает ее более дорогой, а также препятствует деятельности крупных игроков на рынке и усложнению бизнеса.

Таким образом, видится правильным отказаться от использования в социологическом опросе формулировку вопроса: «знаете ли Вы, какой компании принадлежит данное обозначение, и кто изготавливает товары под этим обозначением?», так как знание потребителем правообладателя и изготовителя является незначительным и излишним для доказательства общеизвестности, что подтверждается как международными рекомендациями, так и практикой Суда по интеллектуальным правам. Наиболее подходящим для целей опроса будет формулировка следующего характера: «Знаете ли вы, какая компания является источником происхождения данного товара?». В вариантах опроса следует указывать как правообладателя, так и аффилированных лиц (дистрибьютеров, дочерних компаний), и иные компании. Сумма проголосовавших за аффилированную компанию и за правообладателя должна суммироваться, и считаться единым источником происхождения. Это видится справедливым, потому что по сути аффилированные компании связаны с основной компанией и представляют собой общий источник происхождения товара, на что ни раз указывал в своих решениях СИП (дело №1099/2019 – «Таковым (источником происхождения товаров) может считаться группа аффилированные лиц, в которую входит как заявитель, так и его лицензиаты; дело №СИП-186/2019 – «обозначение становится широко известным в результате его использования заявителем или конкретными связанными с ним лицами»). Либо же, указывать определенные товары в соц. опросе, и просить потребителя определить, какие из них относятся к единому источнику происхождения. Однако такой вариант более длителен и неприятен для респондента, а значит повышается шанс невдумчивых ответов, что всегда негативно сказывается на результатах опроса.

Список литературы

  1. Зайцева Е. А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков.: дис. канд. юрид. наук. М., 1998.
  2. Шефас П. А. Общеизвестные товарные знаки в российском праве: преодоление принципов специализации и территориальности // Журнал суда по интеллектуальным правам. – №27. – март 2020.
  3. Ворожевич А. С. Защита брендов. Стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров: издательство Проспект. – 2020.
  4. Рогачева Е. С. Право на товарный знак по законодательству России и Франции: автореф. дис. канд. юрид. наук. – 2004.
  5. Ариевич Е. А., Гришанова Г. И. Общеизвестный знак – общеизвестный заявитель? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – №26. – декабрь 2019. – с.90-99
  6. Cahan Alisa. China's Protection of Famous and Well-known Marks: The Impact of China's Latest Trademark Law Reform on Infringement and Remedies. Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 12, no. 1, Summer 2004, p. 219-250. HeinOnline.
  7. Lionel Bentley Intellectual property law. Oxford, 2001.
  8. Приложение №6 к приказу Министерства Юстиции РК от 23 апреля 2010г. №136 «Правила признания товарного знака общеизвестным»
  9. Закон КНР «О товарных знаках» в ред. 2013г. [Электронный ресурс]. – URL: https://chinalaw.center/civil_law/china_trademark_law_revised_2013.
  10. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации// Report of the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2, 17 November 2011.
  11. Постановлении Президиума ВАС РФ №16912/11 от 24 апреля 2012.
  12. Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС 20 – 29 сентября 1999 г.)
  13. Federal Trademark Dilution Act of 1995 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ98/html/PLAW-104publ98.htm.

Интересная статья? Поделись ей с другими: